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上海交大出新招唤醒“沉睡专利”

正在读取...  作者:北京技术开发律师  来源:法邦网

最近,上海交通大学农业与生物学院研究员张少辉特别忙,日以继夜地为浙江辉肽生命健康科技有限公司设计生产线。“已经写了300多页文件,好累!”但张教授“累并快乐着”,因为他凭借一系列发明专利,占有公司50%股权,公司名“辉肽”也源自他的名字和成果。

出人意料的是,上海交大不持有辉肽的任何股份,只享有120万元预期收益。张少辉的科技成果属于职务发明,专利权人应该是单位,怎么变成了他个人的专利?上海交大先进产业技术研究院技术转移部主任刘群彦向记者道出了原委。

给教师更大的转化自主权

张少辉研究生物活性肽的制备与应用已有10年。据介绍,生物活性肽是有某种生物活性的蛋白质片段,具有免疫调节、抗氧化、清除自由基等功能。曾任光明乳业总工程师的张少辉带领团队,从瑞士乳杆菌发酵乳中提取出28种生物活性肽,申请了28件中国发明专利(7件已获授权)、5件PCT国际专利(全部获授权)和2件美国发明专利。

从2010年起,他开始与浙江熊猫乳业集团股份有限公司合作,为后者开发新产品,还申

请了5件交大与熊猫乳业共有的生物活性肽专利。“那时,我就想过与该公司合作开发生物活性肽产品,但涉及职务发明专利的处置问题,比较敏感,所以搁置了下来。”

去年10月,修订后的我国《促进科技成果转化法》正式施行;同年11月,上海科创中心建设“22条”配套政策《关于进一步促进科技成果转移转化的实施意见》发布,为加速高校成果走出实验室奠定了法律和政策基础。

刘群彦介绍,截至去年底对上海市13所高校的摸底,共有有效专利等知识产权22598件,未被转化的“沉睡专利”占了相当大比例。由于高校每年要支付专利维持费,“沉睡专利”给校方带来了一定负担。这类专利之所以很多,与科研人员考核指标、科技项目要求不够合理有关,也与转化积极性不高有关。通常情况下,高校支付知识产权申请和维持费满3年后,

会征询发明人意见,如果后者不愿承担后续费用,就宣告放弃知识产权。“与其如此,不如给高校老师更大的自主权,激励他们转化专利,让‘大众创业’在校园内蔚然成风。”

两次签约完成“先转后投”

经过法律和政策研究,上海交大先进产业技术研究院认为,对投资方出资100万-1000万元的项目,可采用“先转后投”模式:把职务发明专利(申请)权转让给发明人,让后者自行将专利作价投资,与货币投资方合作创办企业;取得收益后,按一定比例分给学校和院系。采用“先转后投”的优先条件是:一、学校支付申请和维持费满3年且未实施转化的知识产权;二、科技成果完成人以课题经费或自筹经费支付费用的知识产权。

按照这种模式,并依据我国《促进科技成

果转化法》及《上海交通大学科技成果转化管理细则》,上海交大、熊猫乳业、张少辉签订了三方合作协议书,提出将有关生物活性肽的一系列发明专利、专利申请权和专利共有权转让给张少辉,由他用知识产权作价投资,熊猫乳业则投入货币资本,双方联合成立一家企业,各持有50%股份。上海交大虽不持股,但享有知识产权估值的40%作为知识产权转让的收益权。三方同意:在企业成立后5年内,以每年营业利润的8%支付给交大,作为其转让知识产权的收益;如果5年内累计支付金额达到学校应收预期收益,则支付终止。也就是说,辉肽如果运营顺利,将“分期付款”给交大。如果创业失败,这些知识产权将返还交大。

签约后不久,三方又签订了一份专利(申请)权转让合同,把交大独有或与熊猫乳业共有的21件生物活性肽专利权、专利申请权转让

给发明人张少辉。

如今,这些知识产权都属于辉肽。该公司已完成验证生物活性肽功效的动物实验,正在设计生产线,计划明年上半年向食药监管部门递交材料,进行保健食品、特殊医学用途配方食品注册申报。辉肽将投资至少1500万元购置生产设备,并吸引风投资金,争取把高技术产品早日推向市场。

高校专业化服务亟待加强

在交大先进产业技术研究院院长刘燕刚看来,过去,国内高校科技成果转化之路之所以不畅通,体制机制障碍、转化模式创新不足是重要原因。这在客观上导致高校教师持股的“地下公司”比较多,长期处于“灰色地带”。而今,交大正在构建面向广大教师的科技成果转化体系,“让他们清清楚楚地办理手续,干干

净净地获得收益,堂堂正正地创新创业”。对合作方出资规模较大的科技成果,校方在转化中会技术入股;对合作方出资较少的科技成果,校方则通过合作协议设定预期收益的债权关系,让教授自行转化成果。

刘群彦认为,高校通过将知识产权转让给发明人,推动他们自主创业,有望唤醒更多的“沉睡专利”。“先转后投”模式的好处还包括:一方面,由于创业企业没有国资参股,今后发生股权变更等情况时,无需走复杂的报批报备流程;另一方面,由于科研人员持股多,有利于发挥其产业化研究开发的能动性,也让他们在企业发展过程中拥有更大的话语权。

上海市科委发展研究处专家表示,作为校内技术转移服务机构,上海交大先进产业技术研究院积极为科研人员提供专业化服务,值得肯定。与我国情况不同,欧美高校的技术转移机构大多是企业,已形成完善的专业化、市场化服务体系。当教师向这类机构披露自己的科研成果后,机构内拥有科技、法律、工商管理等专业背景的员工,会评估成果的专利性和商业价值,判断是否有必要为其申请专利;随后,对达到要求的成果进行价值培育,提供专利申请和转化服务。与之相比,国内高校还有很大改进空间。

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