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湖南鑫源矿业有限公司职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷一案

正在读取...  作者:北京技术开发律师  来源:法邦网

原审法院查明:2009年12月8日,湖南省铸万有实业有限公司(以下简称铸万有公司)向国家知识产权局申请名为“萤石矿碳酸盐抑制剂及其制备方法”和“多种类杂质单一型萤石矿选矿方法”的发明专利。

2010年6月18日,铸万有公司与鑫源矿业公司签订两份《协议书》。该两份协议书约定:铸万有公司于2009年12月8日向国家知识产权局申报了名为“萤石矿碳酸盐抑制剂及其制备方法”和“多种类杂质单一型萤石矿选矿方法”的发明专利。该两项专利原权利人为铸万有公司,现增加鑫源矿业公司同为专利权人。从协议签订之日起,申报专利时的各种文件,由双方共同编写;如遇答辩,也由双方共同进行;申报过程中需要上缴的申请费、实审费、变更费、代理费和认定后的专利年费、续展费,也由双方共同支付;获得专利权后,如专利转让,转让费由双方共有。双方申请的专利,获得国家专利机关认可后,共同拥有专利权。

2011年1月1日,原告赵百科与被告鑫源矿业公司签订一份《劳动合同书》。该合同书中约定:一、甲(鑫源矿业公司)、乙(赵百科)双方选择以下形式确定本合同期限:固定期限,自2011年1月1日起至2013年12月31日止。二、根据甲方工作需要,乙方同意在宜章县里田乡从事总工程师岗位工作。

2011年11月2日、2012年3月21日,该两项发明专利分别被授权公告,专利号分别为ZL200910227129.5、ZL200910227128.0,发明人均为赵百科、王尤仁,专利权人均为铸万有公司、鑫源矿业公司。

2013年3月13日,铸万有公司出具一份《证明》。该证明记载:兹有赵百科,于2007年12月至2010年12月在我公司工作,任技术负责人,持有我公司总注册资本20 000万元中0.375%的股权,该股权赵百科没有实际出资,是作为公司对赵百科的奖励,将股权无偿赠送给赵百科的。

另查明,铸万有公司经营范围包括氧化铋及云母板销售;有色金属矿、矿产品、化学制品、矿山机械设备销售;房屋工程建筑及装饰业;房地产开发经营;专业技术服务业;租赁和商务服务业。法定代表人为王尤仁。

原审法院认为,根据双方当事人的诉辩主张,综合举证、质证及庭审调查情况,本案的争议焦点包括以下两个方面:一、涉案专利是否为原告在被告处任职期间所做的职务发明。二、被告是否应当支付相应的报酬给原告。

根据《中华人民共和国专利法》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定,专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:1、在本职工作中作出的发明创造;2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。从以上规定可以看出,一项发明之所以成为职务发明,要么是执行单位的任务,要么是利用单位的物质技术条件,而这两种情形存在的前提条件在于,职务发明人在作出该项发明前,曾在享有该项职务发明专利权的单位工作过。本案中,根据铸万有公司出具的《证明》,原告赵百科于2007年12月至2010年12月在铸万有公司工作。根据原告赵百科与被告鑫源矿业公司签订的《劳动合同书》,原告于2011年1月1日才去鑫源矿业公司工作。而涉案专利“萤石矿碳酸盐抑制剂及其制备方法”和“多种类杂质单一型萤石矿选矿方法”的申请时间为2009年12月8日,此时原告赵百科并不在被告鑫源矿业公司工作,无法利用鑫源矿业公司的物质技术条件,更不是执行鑫源矿业公司的任务。根据《中华人民共和国专利法》第十条第一款的规定,专利申请权和专利权可以转让。铸万有公司向国家知识产权局申请涉案专利后,与鑫源矿业公司签订了《协议书》,约定铸万有公司与鑫源矿业公司共同办理有关申请事项,共同享有涉案专利的专利权。被告鑫源矿业公司之所以成为涉案专利的专利权人,是由于其与铸万有公司之间的约定,而非其与原告之间的职务关系。故涉案专利“萤石矿碳酸盐抑制剂及其制备方法”和“多种类杂质单一型萤石矿选矿方法”不是原告赵百科在被告鑫源矿业公司工作时所做的职务发明。

关于报酬。《中华人民共和国专利法》第十六条规定,被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。本案中,原告赵百科在作出涉案发明创造时并非被告鑫源矿业公司员工,与被告之间亦无受委托开发技术关系,故原告赵百科要求被告给予职务发明报酬的诉讼请求无事实和法律依据。

综上,涉案专利“萤石矿碳酸盐抑制剂及其制备方法”和“多种类杂质单一型萤石矿选矿方法”并非原告赵百科在被告鑫源矿业公司工作时所做的职务发明,被告无须支付报酬给原告赵百科。原告赵百科的诉讼请求不能成立,原审法院不予支持。据此,依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、第十条第一款、第十六条,《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定,判决驳回原告赵百科的诉讼请求。

赵百科不服原审判决,向本院提出上诉。请求撤销原审判决,依法改判被上诉人鑫源矿业公司向其支付专利报酬(从专利公告之日起计算至判决时止);一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由如下:

第一,原审法院认定涉案两项专利不是上诉人赵百科的职务发明事实认定错误。该二项专利证书上已经明确注明,赵百科是职务发明人。如果不是职务发明人,就应当撤销该专利证书,专利人转为上诉人个人所有。上诉人赵百科从2005年8月20日起一直在鑫源矿业公司工作。铸万有公司系鑫源矿业公司的股东。2011年1月1日,铸万有公司将其对鑫源矿业公司的51%的股份转让给了中国新技术发展贸易有限责任公司,为了规范管理,赵百科与鑫源矿业重新签订书面劳动合同。原审法院以铸万有公司的一份《证明》就认定赵百科未在鑫源矿业公司工作的事实是错误的。

第二,原审法院的判决适用法律错误,由被授予专利权的单位即被上诉人鑫源矿业公司向赵百科支付报酬符合法律的规定。《中华人民共和国专利法》第十六条规定,被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励。该条明确规定了被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人给予奖励,发明创造专利实施后,应当由被授予专利权的单位给予报酬。鑫源矿业公司是被授予涉案专利权的单位,且其实施专利获得了巨大的经济效益,由鑫源矿业公司向赵百科支付报酬符合法律的规定。

被上诉人鑫源矿业公司答辩称,原审判决认定涉案专利不是上诉人在答辩人处工作时的职务发明,符合客观事实。上诉人对《中华人民共和国专利法》第十六条理解错误,该条明确了被授予专利权的单位是指职务发明时发明人所在的单位,而不是受让专利申请权后被授予专利权的单位。根据谁主张谁举证的原则,上诉人应提交证据证明其在答辩人处工作的事实;上诉人提交的两份专利证书只能说明各方在专利发明中的主体地位及权利归属等事项,不能证明上诉人在答辩人处工作的事实。铸万有公司出具的《证明》系直接证据,上诉人未提交相反的证据予以推翻。

为支持自己的上诉请求,上诉人赵百科向本院提交了一份新证据,即湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室出具的“关于对李巧勇律师来信的回复”,该回复确认了两项专利,以证明鑫源矿业公司依据该两项专利取得了国家高新技术企业的认定。经本院组织质证,被上诉人鑫源矿业公司对该证据的三性均持异议,认为不能确定湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室是否有资格出具此份证明,且被上诉人是否是高新技术企业与本案没有关联,该证据也无法证实上诉人赵百科系鑫源矿业公司的技术负责人。

在本院指定的举证期限内,上诉人赵百科向本院提交了调查取证申请书,申请本院向湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室调取鑫源矿业公司向该办提交的“高新技术企业认定申请材料”中关于赵百科任职情况及专利权人使用专利所获得的高新技术收入状况等资料。本院依法调取了如下证据:1.2012年高新技术企业推荐表;2.企业综合信息表;3.企业基本信息表;4.企业研究开发项目情况表;5.上年度高新技术产品(服务)情况表;6.专项审计报告;7.关于成立技术研发中心的决定;8.2011年度审计报告。经本院组织质证,被上诉人鑫源矿业公司对该8份证据的证明目的有异议,认定申请资料是被上诉人向行政部门申请高新技术企业用的;且上述资料中涉及的高新技术并不仅仅指涉案两项专利。

本院审查认为,因被上诉人对上述两组证据的真实性没有异议,且与本案有关联,对该两组证据予以采信。

经本院当庭询问,被上诉人鑫源矿业公司对原审法院查明的事实没有异议。上诉人赵百科对原审法院查明的事实没有异议,但认为原审法院遗漏了赵百科在鑫源矿业公司工作,以及鑫源矿业公司实施涉案专利的事实。本院经审查认为,对于上诉人提出的原审法院遗漏的事实部分,因涉及到本案的争议焦点问题,本院在本判决书说理部分再一并阐述。

因双方当事人对原审法院查明的事实没有异议,结合原审案卷、双方当事人的承认及二审开庭情况,经审查,本院对原审法院查明的事实予以确认。

本院经审理查明,鑫源矿业公司于2012年11月12日被认定为湖南省高新技术企业并获得证书。

高新技术企业认定推荐表中载明,鑫源矿业公司所属高新技术领域为资源与环境,主要高新技术产品为萤石精粉系列。近三年研究开发及科技成果转化项目情况为发明专利授权2项、发明专利实质审查1项。在其提交的申报资料中,还见企业研究开发项目情况表,多个项目中的阶段性研究成果或产品(服务)获得知识产权情况中,均有涉案两专利。

本院另查明,鑫源矿业公司向行政机关提交的申请认定高新技术企业的资料中,有一份2008年8月5日“关于成立技术研发中心的决定”,该决定明确经公司董事会决定,成立鑫源矿业公司技术研发中心,由赵百科担任技术研发中心主任。

本院认为,根据双方当事人的诉辩意见,本案二审争议焦点为:(一)涉案专利是否为上诉人赵百科在被上诉人鑫源矿业公司工作期间的职务发明;(二)被上诉人鑫源矿业公司是否应向赵百科支付专利报酬。

关于涉案专利是否为上诉人赵百科在被上诉人鑫源矿业公司工作期间的职务发明。上诉人赵百科上诉称,赵百科于2005年8月20日起即在鑫源矿业公司工作,且专利证书上写明赵百科为发明人之一,因此,涉案两项发明专利是赵百科在鑫源矿业公司的职务发明。被上诉人鑫源矿业公司抗辩称,赵百科于2011年1月1日才到鑫源矿业公司工作,而两项专利的申请时间为2009年12月8日,涉案专利并非赵百科在鑫源矿业公司工作期间完成。本院认为,从本案事实来看,2009年12月8日铸万有公司向国家知识产权局提交的专利申请书中,赵百科与王尤仁系发明人,申请人为铸万有公司,该申请书的记载能直接证明两项专利是赵百科与王尤仁在铸万有公司工作期间的职务发明,即利用铸万有公司提供的物质技术条件或执行铸万有公司安排的任务而作出的发明。赵百科称,因鑫源矿业公司系铸万有公司的全资子公司,且根据鑫源矿业公司向行政部门提交的“关于成立技术研发中心的决定”,可以证明赵百科在专利申请日前同时在铸万有公司和鑫源矿业公司工作。本院认为,“关于成立技术研发中心的决定”可以证明赵百科于2008年8月5日后的一段时间在鑫源矿业公司担任技术研发中心主任,但该份证据不能直接证明涉案两项专利系赵百科利用鑫源矿业公司的物质技术条件或系执行鑫源矿业公司安排的任务而完成的发明创造。赵百科同时担任两公司的技术负责人,其即可以利用铸万有公司的物质技术条件或完成铸万有公司的任务作出发明,其亦可以利用鑫源矿业公司的物质技术条件或完成鑫源矿业公司的任务作出发明;两公司作为独立的法人,其对与己有关的职务发明的主张应该是明确的。铸万有公司以自己作为涉案两项专利的最初申请权人向国家知识产权局提交专利申请,赵百科作为该公司的技术负责人应当知道该申请事项,但未提出任何异议,可认定赵百科认可铸万有公司系涉案两项专利的权利人;另一方面,若赵百科系利用鑫源矿业公司的物质技术条件或完成鑫源矿业公司任务而完成的发明,鑫源矿业公司就没有必要在铸万有公司申请专利后,再以双方协议的方式受让专利申请权。因此,本案中,上诉人赵百科并未提供证据证明涉案两项专利是其利用鑫源矿业公司的物质技术条件,或为了完成鑫源矿业公司的任务而完成的发明。因此,上诉人赵百科关于涉案两项专利是其在鑫源矿业公司的职务发明的主张没有事实和法律依据,本院不予支持。

关于被上诉人鑫源矿业公司是否应向上诉人赵百科支付专利报酬。上诉人赵百科认为,因为鑫源矿业公司系涉案两项专利的被授权人,根据《中华人民共和国专利法》第十六条关于被授予专利权的单位在发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬的规定,鑫源矿业公司应给予赵百科相应的报酬。本院认为,鑫源矿业公司系基于与铸万有公司的专利申请权转让协议获得专利申请权,继而被授予专利权。根据《中华人民共和国专利法》第十条的规定,专利申请权和专利权可以转让。转让是专利权利的处分方式,亦是专利获利的重要方式。一方面,铸万有公司与鑫源矿业公司在专利申请权转让时,双方未约定发明人的报酬由受让人支付;另一方面,根据《中华人民共和国专利法》本身的立法意图,结合该法第六条关于职务发明权属的规定,该法第十六条中“被授予专利权的单位”应指发明人利用其物质技术条件或接受其任务完成发明的单位,而非受让专利申请权或专利权的单位。且:《中华人民共和国专利法实施条例》第七十八条规定,关于专利许可后,被授予专利权的单位应当从收取的使用费中提取报酬支付给职务发明人或设计人;《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二十九规定,科技成果完成单位将其职务科技成果转让给他人的,单位应当从转让该项职务科技成果所取得的净收入中,提取一定比例对完成该项科技成果及其转化做出重要贡献的人员给予奖励;《中华人民共和国合同法》第三百二十六规定,职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者其他组织的,法人或者其他组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者其他组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例,对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。可见,我国法律均规定在职务发明专利权利(或职务技术成果)转让和许可中,由转让方或许可方一次性从转让或许可费中提取一定比例向职务发明人或设计人支付奖励或报酬,并未规定受让人和被许可人的支付义务。因此,上诉人赵百科以鑫源矿业公司受让专利申请权后,最终被授予专利权为由向其主张专利实施报酬,没有法律依据,本院不予支持。

综上所述,原审判决认定事实基本清楚,适用法律正确,程序合法,本院依法予以维持。上诉人赵百科的上诉请求没有事实和法律依据,本院依法予以驳回。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件受理费4025元,由上诉人赵百科负担。

本判决为终审判决。

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