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干货:“技术”出资法律问题探讨

正在读取...  作者:北京技术开发律师  来源:法邦网
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随着经济社会的日益发展,“技术”出资在市场经济中所占比重越来越大,但问题也越来越多。比如常常会听到“专有技术出资”、“专利出资”、“技术秘密出资”、“技术出资”、“技术成果出资”等五花八门的“专业术语”,也遇到过关于“技术转让”、“技术实施许可”出资的争论,而在签订具体的“技术出资协议”时,问题更是层出不穷。要说这些问题的出现,一方面是立法层面上,法律衔接之间的断层,比如我国《公司法》、《合伙企业法》中均有提到“知识产权可以作价出资”,但《中外合资企业法》的表述却是“工业产权”可以作价出资,但我国并不存在统一的“知识产权法”,即便是关于“知识产权”的保护范围,也没有明确的法律依据。仅仅从我国加入的国际条约中可以看出,商标、专利、版权等属于知识产权范围。我国也没有关于“技术”的专门立法,也没有规定哪些技术受法律保护,从贸易角度出发,有的仅仅是《合同法》、《技术进出口条例》,但《合同法》、《技术进出口条例》中有关“技术”的规定并不能自然的将“技术”和“知识产权”、“工业产权”联系起来,然而即便是此处的“技术”就是“知识产权”、“工业产权”,那么其作为知识产权、工业产权,出资方式可依据《合同法》、《技术进出口条例》有关规定吗;另一方面法律实践层面,因为市场经济发展过快,此方面相关专业人士缺失,造成法律使用上的混乱,更甚者造成经济损失。本文旨在通过梳理我国及我国参与的国际公约中关于知识产权、技术、企业相关法律、法规等的内容,理清:1.日常中我们所说的“技术出资”、所听的“技术出资”在知识产权范围内应该指什么:2.知识产权技术出资方式;3.知识产权技术出资存在的风险;4.提高知识产权技术经济效益的途径。

一、“技术出资”在知识产权范围内指什么

1.国际组织及相关公约对知识产权范围的界定

世界知识产权组织(word intellectual Property Organization ,WIPO)《建立世界知识产权组织公约》的规定[1],知识产权包括下列客体的权利:

(1) 文艺、艺术和科学作品。

(2) 表演艺术家的表演、录音和广播。

(3) 人类一切领域的发明。

(4) 科学发现。

(5) 工业品外观设计。

(6) 商标、服务商标、厂商名称和标记。

(7) 制止不当竞争。

(8) 在工业、科学、文学和艺术领域内由于智力活动而产生成果的一切其他权利。

由于该条约第16条明文规定了“对本公约,不得做任何保留”,所以可以认为世界知识产权组织会员国均已对该知识产权定义表示接受,我国于1980年加入世界知识产权组织,作为会员国,我国当然也应该接受该条约。

《世界贸易组织》WTO一揽子协议的重要组成部分的《与贸易有关的知识产权协议》(简称TRIPS协议)[2]的有关规定,知识产权包含下列权利;

(1) 版权与邻接权。

(2) 商标权。

(3) 地理标志权。

(4) 工业品外观设计权。

(5) 专利权。

(6) 集成电路布图设计权。

(7) 未披露过的信息专有权。

由于TRIPS协议与国际贸易制裁挂钩,具有相当的强制力,其对知识产权客体权利的规定,已经成为世界各国知识产权理发所认同和遵守的保护范围。

纵观以上组织、公约关于知识产权范围的界定,世界知识产权组织的界定是关于知识产权保护客体范围的划定,更加的宽泛,但缺乏可操作性,其中第8项既点明了前面7项权利属于工业、文学、科学、艺术领域,也兜底性的说明了凡是这几个领域的智力成果产生的一切权利都受知识产权保护。《与贸易有关的知识产权协定》是直接关于知识产权权利范围的限定,相较而言更加具体,其中后者关于“专利权”、“工业品外观设计权”、“未批露信息专有权”、“集成电路布图设计权”在我国法律也有相应的表述。

我国是以上组织、公约的成员国、参加国,也应该接受以上关于知识产权客体范围及知识产权范围的界定。

2.我国法律体系中落入知识产权客体范围内的“技术”

什么是技术?根据世界知识产权组织在1977年版的《供发展中国家使用的许可证贸易手册》中,给技术下的定义:"技术是制造一种产品的系统知识,所采用的一种工艺或提供的一项服务,不论这种知识是否反映在一项发明、一项外形设计、一项实用新型或者一种植物新品种,或者反映在技术情报或技能中,或者反映在专家为设计、安装、开办或维修一个工厂或为管理一个工商业企业或其活动而提供的服务或协助等方面。"[3]这是至今为止国际上给技术所下的最为全面和完整的定义。

实际上知识产权组织把世界上所有能带来经济效益的科学知识都定义为技术。那么,是不是所有的能够带来经济效益的科学知识都可以作为技术知识产权作价出资呢?

虽然我国《合同法》、《技术进出口条例》等法律法规都有提到“技术”,但是关于技术的内涵和外延都没有明确的表述。仅仅在我国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《技术合同司法解释》)第一条中规定了“技术成果”的范围,即,技术成果是指利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案,包括专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。

技术秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息。

从以上《技术合同司法解释》关于“技术成果”的定义可以确定技术成果本身也是技术,但此处的技术不是简单的知识,而是能够解决某种问题的技术方案,即具有技术性、又具有实用性、进步性。虽然解决了此处所说的“技术成果”也是“技术”,但并不能说明其就属于知识产权保护的客体,可以作为知识产权出资,关于此需结合我国参与的国际组织、国际公约关于知识产权的界定。首先,“技术成果”中的专利、专利申请、集成电路布图设计、技术秘密属于《与贸易相关的知识产权协定》中第4、5、6、7项;其次,“技术成果”中的计算机软件,植物新品种属于《建立世界知识产权组织公约》(8)在工业、科学、文学和艺术领域内由于智力活动而产生成果的一切其他权利,也属于知识产权客体范围。

那么至此可以确定我国法律上规定的“技术成果”属于技术范畴,是知识产权权利客体范畴。

3.“技术出资”在知识产权范围内指什么

“技术成果”作为知识产权客体是不是我国《公司法》、《合伙企业法》的出资对象?关于此,我国《公司法》第二十七条规定股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。

《合伙企业法》第十六条合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资,也可以用劳务出资。

以上两部法律明确规定用于出资的无形资产是“知识产权”不是知识产权客体,那么“技术出资”实际上应该是附着于“技术成果”上的知识产权权利出资即专利、专利申请、技术秘密专有、计算机软件、集成电路布图设计权、植物新品种等之上的知识产权权利出资。

二、技术出资的方式

关于技术作为知识产权出资的方式,《公司法》第二十七条规定“知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资”,因为“转让”一词,有人认为,技术作为知识产权出资时,必须进行专有权利的转让。但是否如此呢?未必,理由如下:

第一,专利权、专利申请权、技术秘密专有权、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等技术成果是知识产权的客体,不是知识产权本身。《公司法》关于“知识产权”可以出资的表述说明建立在知识产权保护客体上各个权利通过估价转让可以作价出资,而该权利既可以是所有权也可以是使用或者实施的权利。

第二,我国的《合同法》、《技术进出口条例》中规定了可以转让的技术包括,专利权、专利申请权、专利实施许可、技术秘密。

第三,专利的实施许可可以通过货币估价,权利也可以转移,按照市场经济规律,专利的实施许可理应可以作为技术出资的一种方式。

第四,实际上《合伙企业法》第十六条规定合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资,也可以用劳务出资。《合伙企业法》并没有说“知识产权”作价出资必须通过转让。

综上,作为知识产权出资的专利,可以通过转让专有权,也可以通过实施许可进行出资。同样的,技术秘密也可以通过规定使用年限进行出资,而非永久的转让。

三、技术出资法律风险

用于出资的技术应该具有三性,即有效性、合法性,及关联性。有效性是指出资技术权利仍存在,还处于法律保护期限内、范围内;合法性是指出资技术在出资方式、出资程序上符合法律的规定,关联性是指所出资技术与投资公司达到技术目的相关。不具备以上三性的出资技术,隐藏着巨大的法律风险,具体如下:

1.出资不实的法律风险

根据我国《公司法》规定,出资不实的出资人应在出资不实范围内补足出资,其他股东承担连带责任。出资不实会造成企业资产虚高,阻碍企业上市等。另外出资不实的企业破产时给其他股东的有限责任的责任范围将被动“扩大”。出资不实主要因为,价值评估时虚高以及出资技术本身存在权利瑕疵,在权利转让阶段不能完全转移,比如权利存在质押,实施许可等权利限制情况,或者所出资的专利不属于实际出资人等情形。

关于以上情况,第一,在出资的专利和技术秘密权利范围确定后,必须对权利进行全面的尽职调查,按照法律的规定专利权属、专利的质押、实施许可都需向国务院专利行政部门备案,因此关于专利权属、质押及实施许可在国家知识产权局都可以查到;第二,在进行另外在签订技术出资协议或者专利、技术秘密转让协议时,必须在合同中有明确的兜底性条款,若存在质押、实施许可等情形,属于违约行为,出资乙方应该承担用现金补足出资的责任。

2.程序违法法律风险

根据《公司法》的规定,知识产权出资需经评估机构进行价值评估,并依照法律规定进行合法有效的权利转让。鉴于此,技术出资于公司时,首先必须要经过专门的评估机构进行价值评估,并出具相应的评估报告;其次,用于出资的技术若是专利、专利申请权利,还需签订专利、专利申请权利转让文件,并将相应文件报送知识产权办理权利过户手续。

对于公司其他股东而言,必须督促办理以上两手续,出资人没有办理以上两手续,其他股东有权利要求出资人办理,同时对外其它股东与出资人承担连带责任。

3.不能达到预期技术效果的风险

技术出资一般有其设定的技术效果,若出资的技术与所设定的结束效果无关,或者所出资的技术范围过窄、实际交付资料不全等都会阻碍技术效果的实现。此种情况下需要从以下几个方面把控:

第一,对于出资的技术在出资前必须有专业技术对其技术的关联性进行鉴定;

第二,出资的技术如果是专利时,应该注意从技术效果的角度考虑,是否还有附随的技术秘密应该一并的转让;

第三,实现技术效果,不仅仅是签订技术转让协议获得专利证书、技术秘密,更应该从实施技术的角度考虑,获得相应的技术数据、实现技术的图纸、图例、以及获得相应技术人员的指导等等。

第四,在草拟技术转让协议时,应该将技术效果、转移的技术资料以及协助实现技术效果作为必备条款,作为技术实施后检验技术真实性的标准,追究技术出资人责任的法律依据。

但并非所有的技术出资都有设定的技术效果或者目的,有的公司愿意接受技术投资有时只是出于技术储备的考虑、有时出于其它商业目的,因此该条并非普遍存在,必须结合具体的情况进行分析。

4.超范围实施法律风险

技术投资后,有可能生产产品,有可能有助于提升服务质量,不管哪一种,如果所涉及的技术产品、技术服务被输出到第三国,那么因为知识产权的地域性,该技术在第三国的权利不属于技术投资人,或者属于第三人但是在投资时并没有提到第三国技术的投资或者许可使用,那么此时技术的输出就有可能侵犯他人权利。为此在技术出资、投资时,接受出资、投资一方,应该对于所投资的技术的权利状况进行全面了解,结合公司未来的发展规划做好全面的知识产权布局,这一点对于商品、服务主要用于出口的企业尤其重要。

四、如何提高一项技术的出资效益

1.选择恰当的出资方式

技术使用效益之一在于提高技术的使用次数,而技术使用次数与其使用方式密切相关,采用实施许可方式而非转让方式,是提高技术经济效益的方式之一,因为实施许可可以从地域、时间上增加技术的使用次数,从而提高技术的经济效益。

2.充分的利用知识产权地域性特点

实际上,最聪明的做法是利用知识产权的地域性增加技术可权利的地域范围,技术在一国取得权利,不代表自然的在另一国取得权利;技术在一国因转让专用权利出资,不代表在其他国家,也因此不享有专有权利。对于技术的专有权人而言,要想最大限度的实现其技术的经济价值,无非是在多国获得权利,在多国实现技术投资。

五、小结

通过以上的梳理、分析,可以明确:

1.日常所说的或者听到的“技术出资”是指技术成果权利的出资。具体包括:专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等之上知识产权权利的出资。

2.“技术出资”的方式包括:专利权转让;专利申请权转让;技术秘密权利转让;计算机软件实施许可;计算机软件权转让;集成电路布图设计权利的转让;集成电路布图设计实施许可;植物新品种实施许可;植物新品种转让。

3.为了有效的规避技术出资风险应该确定技术出资的目的、用于出资技术的权利状态以及技术出资的法律程序等。

4.技术出资作为技术权利人实施技术的一种方式,其实施的次数越多给权利人带来的利益越大,因此站在权利人的角度应该尽可能多的增加技术实施的次数。

 

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