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让公知技术成为专利权属纠纷的有效抗辩

正在读取...  作者:北京技术开发律师  来源:法邦网

一般专利权属纠纷中并不审查专利技术本身是否是公知技术,但是笔者近日代理了一件比较特殊的专利权属案件,本案中专利技术本身是否已经属于公有领域的技术并且该事实是否对案件的法律定性构成影响成为案件的焦点问题。本案中,专利申请人(被告)基本以一篇公开论文为基础申请了专利,而该论文恰好是原告公开发表的。最终两审法院均支持了被告关于涉案技术是公知技术故原告没有合法权利基础之抗辩,驳回了原告的诉讼请求。

鉴于这种抗辩的比较新颖,笔者详述如下。

1.本案专利权权属纠纷的前提和本质是侵权纠纷

专利权权属诉讼本质上是一种给付之诉,原告要求被告将本案系争专利申请权或专利权判归原告,即给付的对象是本案系争专利权。

给付之诉的前提是确认之诉,即首先需要确认原告本身拥有一种受法律保护的权利,一般这种权利基于合同关系或法律规定产生,若被告基于合同违约或侵权行为侵害了原告的这种合法权利,则需要返还相关对象。本案中原被告之间并无合同关系,因此本案的专利权诉讼是基于原告认为其受法律保护的合法权利受到被告的侵害,从而要求被告返还系争专利权,即本案专利权权属纠纷的前提和本质是侵权纠纷。

既然本案专利权权属纠纷的前提和本质是侵权纠纷,首先需要确定原告是否合法拥有其权利基础。

2.本案中引入了公知技术的判定以认定了原告是否拥有权利基础

(1)本案原告的权利基础必须是一种受法律保护的类型化知识产权

与普通物权权属诉讼相比,知识产权权属诉讼的特殊性在于,这种受法律保护的权利是拟制的,它的权利边界完全基于法律的具体规定。它不像物权,能够明确地分辨权利的界限,包括“直接支配”和“排他的权利”。对于不同的科技成果及其不同的存在形态,法律赋予其不同的保护范围,而只有被类型化的知识产权才具有明确的权利保护边界。例如:法律赋予专利权的保护边界是“任何单位或者个人未经专利权人许可,不得实施其专利”专利;法律赋予商业秘密的保护边界是禁止他人“不正当手段获取”、“披露、使用或者允许他人使用”、“违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用”等等。

对于那些法律没有规定其权利边界或具体权能的非类型化的所谓法益,例如:职务发明成果权,不能够成为请求转移知识产权权属的权利基础:

第一,其权利边界不清——即允许他人为或不为一定行为的边界不清,何以请求他人承受行为的后果?以职务发明成果为例,究竟职务发明成果所有权人是否有权禁止他人“实施”、“获取”、“披露”还是“使用”其职务发明成果,还是有权禁止他人“用于申请专利”?

第二,其知识产权形态可能随时发生变化,其权利边界也将依赖于这种变化而不断变化。例如:职务发明成果在处于技术秘密的形态时,有权禁止他人非法“获取”、“披露”和“使用”;当其变化为专利申请或专利时,其有权禁止他人擅自“实施”;当其变化为集成电路布图设计时,其有权禁止他人“复制”或“投入商业利用”等等。

权利边界不清晰时,无以判断被诉的行为是否构成侵权,从而无以判断是否应当承担返还等被控侵权行为的后果。

(2)专利权或专利申请权权属纠纷的权利基础必须是一种排他性禁用权,而不能仅仅是一种自用权

知识产权各部门法中规定的权利或权益,有些是自用权,有些还包括禁用权。例如:法律赋予专利权的禁用权包括“任何单位或者个人未经专利权人许可,不得实施其专利”专利;法律赋予商业秘密的禁用权是禁止他人“不正当手段获取”、“披露、使用或者允许他人使用”、“违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用”等等。

有些则是弱保护仅包含自用权,例如:《促进科技成果转化法》就是只规定自用权而没有规定禁用权的法律,其特别明确了“自行投资实施转化”、“向他人转让该科技成果”、“许可他人使用该科技成果”、“与他人共同实施转化”、“折算股份或者出资比例”等自用权,仅涉及的禁用类保护仍引用商业秘密的相关规定。再如,“职务发明成果”作为一种自用权,也无禁止他人使用的权能。职务发明成果的知识产权形态可能随时发生变化,其权利边界也将依赖于这种变化而不断变化。例如:职务发明成果在处于技术秘密的形态时,有权禁止他人非法“获取”、“披露”和“使用”;当其变化为专利申请或专利时,其有权禁止他人擅自“实施”;当其变化为集成电路布图设计时,其有权禁止他人“复制”或“投入商业利用”等等。但当其仅仅作为职务发明成果时,没有任何法律规定其具有禁止他人“实施”、“获取”、“披露”还是“使用”的权能。

当所谓“权利人”试图阻止他人实施、使用或在他人实施、使用后试图追回或要求法律救济时,其拥有的权利必须是一种“禁用权”而不能仅仅是“自用权”。本案即是这样的情况,原告借以禁止他人使用其技术方案的权利基础也必须是一种禁用权。

(3)原告的权利基础不能是系争之专利权或专利申请权本身

首先,原告所主张的权利基础不能是作为争议标的专利权本身——即涉案专利权不能既是争议标的,又是权利基础。系争“专利权”并非原告的“受法律保护的合法权利”,而是因被告的申请行为所产生的权利;原告基于其自己的职务发明成果也可以申请专利并基于该申请行为获得自己的专利申请权或专利权。原告的专利申请权或专利权与被告的专利申请权或专利权之间不具有必然的关联性。本案中,原告要求将“被告的”专利权转归原告,其权利基础必须是合法拥有另一个合法权利,并且受到被告的不法侵害。

其次,如前所述,专利申请权是一种自用权,不是排他性禁用权。专利申请权是基于专利申请行为而产生的程序性权利,并无任何禁止他人以任何方式利用的权利。因此,专利申请权作为一种自用权,不可能是本案之合法权利基础。

最后,专利权虽然是一种禁用权,但禁用所针对的是对技术方案的实施:对于专利产品,不得“制造”、“使用”、“许诺销售”、“销售”、“进口”;对于方法,不得“使用”,以及“许诺销售”、“销售”、“进口”依照该专利方法直接获得的产品。而本案系争专利申请行为未并实际实施其技术方案,因此不可能构成以上任何一种行为。若将他人已经申请专利或已经获得专利授权的技术方案再次申请专利,要么受专利授权条件和无效程序的规制,要么系改进专利本来在专利法上允许合法存在。

(4)在受法律保护的排他性禁用权中,只有技术秘密的禁用权可能成为专利申请行为的侵犯对象

在所有法律明确规定的禁用权中,只有技术秘密的禁用权可能成为本案原告的权利基础。

商业秘密之禁用权所针对是技术方案的“获取”、“披露”和“使用”行为。它针对的是技术方案实质内容本身,其权能又包含“披露”和“使用”,专利申请的行为可以视为“使用”某种技术方案申请专利垄断保护,专利申请公开则可以视为对技术方案的“披露”。

也就是说,专利申请及其后续获权行为只可能由于构成对原告商业秘密的侵犯从而需要将专利申请权或专利权返还原告。而本案中,原告恰恰不主张,也不实际享有任何商业秘密。

(5)非公知技术是构成商业秘密必要条件,法院有必要对此进行审查从而判定原告是否享有合法的权利基础

本案中,原告虽一再否认主张商业秘密的权利;然而法院本着谨慎的态度仍然对原告是否拥有商业秘密进行了审查。

本案原被告均认可涉案专利、专利申请的技术方案与原告发明报告所记载的技术的实质相同,因此一审法院委托鉴定涉案专利、专利申请所体现的技术方案是否是公知技术既审查了原告的权利基础是否成立,又考量了被告技术来源是否合法。而根据《反不正当竞争法》第十条,“不为公众所知悉”是构成商业秘密的要件之一,一审判决明确说明,判决所述“公知技术是指为公众所知悉的技术”。因此,判决为确定原告是否实际享有作为涉案权利基础的商业秘密而审查涉案技术是否为公知技术是正确的。

3.专利权属纠纷中公知技术判定的法律依据和方法步骤

(1)  适用反不正当竞争法司法解释之“为公众所知悉”

《最高人民法院关于审理反不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“司法解释”)第九条是对《反不正当竞争法》第十条定义的“商业秘密”四要件之一的“为公从所知悉”这一要件的具体定义和解释。

司法解释第九条规定了6种情况,并规定具有其中之一的,可以认定为为公众所知悉;但是司法解释并没有规定具体的认定方法和步骤。

本案中,法院并没有因为无具体的认定方法和步骤就笼而统之地直接认定涉案技术是或不是“为公众所知悉”,而是采取了科学的认定步骤:

(1)确定与涉案技术所体现的技术方案最为接近的已经在公开出版物上公开披露技术方案(司法解释第九条第3项);

(2)明确涉案技术方案与已被公开的技术方案之间是否存在区别性技术特征,以及所存在的区别性技术特征所达到的技术效果和解决的技术问题;

(3)判断具有区别性技术特征的技术方案对于所属领域技术人员而言是否属于普遍知悉和容易获得的技术方案(司法解释第九条第1、5、6项)

可见,法院在上述判定方法和步骤中将司法解释的有关规定准确、灵活地结合于司法实践中。

(2)非新颖性、创造性判定

尽管上述判定方法和步骤可能借鉴了《审查指南》关于创造性的判定方法,但是,这并不是对新颖性和创造性的判定。

首先,上述判定方法和步骤不同于创造性判定的三步法。创造性判定三步法的第三步要求判定其它现有技术的对比文件是否给出技术启示,将区别特征应用于最接近现有技术中,从而使本领域技术人员有动机去改进最接近现有技术获得要求保护的技术方案。而上述判定方法的第三步并不要求“技术启示”、“有动机改进”等要点,而是要求“普遍知悉和容易获得的技术方案”,这是两个完全不同的标准,也是由于不同的法律概念所导致的重要区别。

其次,相同或类似的方法和步骤,只要是合法的、科学的,就可以用于判定两个法律问题而于法不悖。“新颖性”、“创造性”、“为公众所知悉”、“现有技术抗辩”均是我国在不同法律中定义的法律概念,它们既相似又所区别。法院在知识产权诉讼中通行的对于现有技术的抗辩的判定方法也类似于创造性判定的三步法,区别在于要求对比文件只能是一篇或结合公知常识;那么法院在专利权属纠纷中对于公知技术的判定借鉴创造性的判定方法并作出一些科学合理的改变也是合法合理的。

因此,这种判定并非是对新颖性、创造性进行判定。

综上所述,公知技术是否是专利权属纠纷的有效抗辩?笔者认为,可以。作为私权利纠纷的专利权属纠纷中,原告请求被告返还专利权必须要有一个权利基础,而被告如不法侵害了该合法权利基础即应当返还专利权。即专利权权属纠纷的前提和本质是侵权纠纷。而本案中原告并无任何受法律保护的合法权利存在,所以其诉讼请求不应当得到支持。

专利权仍在被告手中的结果貌似有不合理之处,实际上并无不妥,因为本案本质上是公知技术与专利技术之间的矛盾、公有智慧财产与私有知识产权之间的矛盾,在我国井然有序的法律体系中,它是专利无效规制的范畴,专利无效是其正确的救济途径,而不是专利权属纠纷。

北京技术开发律师温馨提示:

专利权受到侵害时,不论是专利权人还是利害关系人既可以请求专利管理机关进行处理,也可以向法院起诉,通过司法程序来处理。其中,行政程序不是终局裁决,当事人对行政处理不服的,仍可以向人民法院起诉。
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