首先,在2014年之前,各地法院普遍认定定牌加工属于商标法意义上的使用,未经授权构成商标侵权。如:(2001)深中法知产初字第55号判决(Nike案),(2005)浙民三终字第284号民事判决(RBI案二审)等。
深圳中院(2001)深中法知产初字第55号“Nike”案观点:
“…, 国外定作方、国内出口方、国内加工方在主观上有意思上的联络,行为上有明确的分工,其行为共同构成商标侵权。”
其次,2014年至2019年本案判决之前,最高院认定贴附商标行为不属于商标法意义上的使用行为。如:
最高院(2014)民提字第38号“PRETUL”案观点:
“上述使用相关‘PRETUL’标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,在中国境内并不具有识别商品来源的功能...故在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。”
最高院(2016)最高法民再339号“东风”案观点:
“…在常佳公司加工生产或出口过程中,相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司,并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能,不会导致相关公众的混淆误认。”
最后,2019年9月23日,本案中,最高院表示贴附行为也属于商标法意义上的使用行为,未经授权构成商标侵权。这也是最高院在“PRETUL”、“东风”案之后,就涉外定牌加工商标侵权纠纷做出的最新民事判决,体现了随着经济的发展和对知产问题认知的深入,我国对涉外定牌加工中商标侵权的观点也随之逐渐改变。
最高院(2019)最高法民再138号“HONDAKIT”案观点:
“是否构成商标法意义上的‘商标使用行为’,应当依据商标法作整体一致解释,不应该割裂一个行为而只看某个环节…相关公众可能会在域外接触被控侵权产品产生混淆,被控侵权产品也可能从域外回流到域内造成相关公众混淆。”
启示
涉外定牌加工应当取得国内商标权人的许可方才合法。若未经授权擅自贴附,即使全部商品直接销往国外,也有识别商品来源、造成相关公众混淆的可能性,也构成商标法意义上的使用,属于商标侵权行为。