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使用恶意注册的商标会侵权吗?

正在读取...  作者:权鲜枝 郭晶律师  来源:法邦网

【法谱知音】关联企业、集团公司之间的外国人就业证...

主讲嘉宾:邢洋律师

导读:本文将聚焦2018年中国法院10大知识产权案件之一“优衣库商贸有限公司与广州市指南针会展服务有限公司等侵害商标权纠纷案”,结合法院的裁判观点,深入探讨诚实信用原则在商标法领域的适用。

【案情摘要】

广州市指南针会展服务有限公司(指南针公司)与广州中唯企业管理咨询服务有限公司(中唯公司,已注销)为涉案商标(UL,第10619071号)的共有人,该商标核定使用商品为第25类的服装、鞋、帽等。申请人于2012年3月14日申请商标注册,于2013年6月21日获得商标专用权。

2014年3月,商标权人(原告)以其商标专用权受到侵犯为由,在北上广浙针对优衣库公司及其门店(被告)提起了42起商标侵权诉讼。

一审法院认为,原告系恶意申请商标注册,但由于并无使用该商标的意图,也未曾实际使用该商标,不存在实际损失,所以判决被告停止侵权,但不需赔偿损失。上诉后,二审法院于2018年1月26日判决驳回上诉,维持原判。

2014年4月11日,被告就涉案商标向商评委提出了无效宣告申请。2018年2月27日,商评委作为309号裁定,宣告涉案注册商标无效。

被告根据无效裁定,向最高院申请再审。最高院于2018年12月28日判决撤销一、二审判决,驳回原审原告全部诉讼请求。

【裁判思路】

本案的焦点为,原告是否构成滥用商标权。裁判思路如下:

一审法院认为,作为涉案商标的注册人,两原告并无实际使用涉案注册商标的意图,而是欲通过诉讼达到将涉案注册商标转让给“优衣库”经营者的目的,从而获取巨额赔偿或商标转让费用。考虑到被告的侵权行为并未给原告造成实际损失,且原告上述诉讼行为明显不符合鼓励商标使用、激活商标资源的原则,而是属于利用注册商标不正当地投机取巧、将注册商标作为索赔的工具。因此,一审法院对于两原告要求两被告在本案中承担赔偿责任的诉讼请求,不予支持。

二审法院认为,要求被告停止使用被诉侵权标识,已足以保护原告对涉案注册商标标识享有的商标权,一审判决被告不承担赔偿责任于法不悖。

最高院认为,一审、二审法院虽然考虑了原告的恶意,判决被告停止侵权、不承担损失赔偿责任;但对原告是否诚信使用商标权未作全面考虑。首先,两原告分别申请注册了1931件、706件商标,部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似,并曾在华唯商标转让网上公开出售诉争商标,并向被告提出高达800万元的转让费,主观恶意明显。其次,原告在未能成功转让涉案注册商标后,分别以被告及其门店侵害该商标专用权为由,就基本相同的事实展开系列诉讼,形成全国范围内的批量诉讼,其行为严重扰乱了社会经济秩序。一二审法院判决属于适用法律不当,因此予以纠正。最高院撤销了一审、二审判决,驳回了原告的全部诉讼请求。

【隆安点评】

关于使用恶意注册的商标的行为,一二审法院均判决该行为侵权,但无需承担赔偿责任,而最高院则判决使用恶意注册的商标不侵权,无需承担任何侵权责任。

最高院在判决中重点论证了诚实信用原则的适用,并指出诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。最高院认为,本案原告利用我国注册在先的商标体系,恶意囤积了大量商标,并借助高价出售、提起批量诉讼的方式大肆滥用商标权,主观恶意十分明显,违反了诚实信用原则,对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益的行为,法律不予保护。商标法的立法宗旨在于鼓励商标的注册和使用,同时也受诚实信用原则的约束,有利于保护商标合法权利以及打击利用不正当取得的商标权进而高价出售或恶意诉讼等行为。

本案的最大意义在于,如果能够证明商标权人存在恶意囤积、高价出售、批量诉讼等行为,那么该商标有可能被判定属于恶意注册,进而使用该商标的行为被判定为不侵权。值得注意的是,本案最高院的决定是在涉案商标被无效后作出的。在商标遭恶意注册后,被告通过申请宣告涉案商标无效并向最高院申请再审来维护其合法权益,即权益人可以恶意注册为由向国家知识产权局提商标无效宣告。在商标被宣告无效后,商标视为自始不存在,使用该商标的行为就不再构成侵权了。因此,为了保护权益人的合法权益,我们建议及时对恶意注册商标提无效宣告。

【法条点睛】

《中华人民共和国商标法》第七条:

申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。

《中华人民共和国商标法》第三十二条:

申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款:

已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

《中华人民共和国侵权责任法》第二条:

侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任。

本法所称民事权益,包括…著作权、专利权、商标专用权…等人身、财产权益。

《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款:

承担侵权责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)赔偿损失;(七)赔礼道歉;(八)消除影响、恢复名誉。

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北京商标律师温馨提示:

商标侵权的预防主要通过商标注册实现,在注册方式上,可以采用联合注册,即同一商标在不同的商品和服务类别上都注册商标,扩大商标权保护的范围;同时,从品牌保护的角度考虑,已经申请注册商标的要在互联网上申请域名,避免竞争对手利用互联网快速传播的特点侵犯自己的商业利益。
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商标从提出申请到核准注册大约需一年至一年半时间,商标注册申请的核准或驳回没有法定期限。目前一般自申请日起两年左右初审公告该商标,初审公告之日起3个月内如无对该商标的异议,商标局就会审定公告该商标,下发商标注册证。商标审查的时间会根据商标局内部审查速度而有所变化。
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