导读：2008年中国专利法修订过程中增加了关于现有技术抗辩的条款，如果专利侵权诉讼中，被控技术如为现有技术，被控技术将会被法院认定为不侵权，这种方式某种意义上是放弃了用权利要求界定是否侵权的基本原则。这是中国侵权与无效二元立法体制下的现有技术抗辩条款的设计。与中国不同的是在美国实施现有技术也不应承担责任，但是从立法的方法、技术、审判方法来讲，美国并不认为实施现有技术直接构成对专利侵权的抗辩。美国有自己一套比较适合自己国情的立法方法。本文参考资料为：Mattew Antonelli & Bernadette Mccann Ezring．Practicing the Prior Art Not a Defense to Patent Infringement．Intellectual Property & Technology Law Journal, May 2002.
美国专利侵权判定中两项重要的制度是字面侵权（literal infringement）和等同侵权（infringement under doctrine of equivalents）。专利字面侵权，是指以被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求书相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求书中的每一技术特征，其含义与“完全覆盖原则”相同。等同侵权是指被控侵权产品虽然不构成字面侵权，但是以与专利实质相同的方法，具有实质相同的功能，并产生实质相同的效果，也认为是侵犯专利权。
现有技术（prior art）由于不具备专利的实质要件不应当得到专利的保护，这是普遍认可的，但是在专利侵权审理的过程中美国法院并不认为现有技术（prior art）是专利侵权抗辩的理由。现有技术在美国法院专利侵权的审理过程中有自己运用的规则，并且这种规则在字面侵权和等同侵权下运用也不相同。但是共同之处在于美国并不认为实施现有技术是一种对专利侵权的抗辩（there is no “practicing the prior art” defense to patent infringement）。
在专利权人主张被控侵权的技术构成相同侵权的情况下，如果被告以自己实施的是现有技术进行侵权抗辩，法院并不会接受这种抗辩。因为法院判定是否构成侵权的审查依据是将专利的权利要求和被控的技术进行比较，看被控的技术依照相同侵权原则是否落入了专利权的保护范围，而并不是将被控的技术与现有技术进行比较。所以当被告主张被控的技术是现有技术的时候不能够阻却、对抗专利权人的主张。美国法院认为，在相同侵权的情况下，如果被控侵权的技术与现有技术相比相同，被告不得无视证明专利无效的举证责任，被告应当通过清晰、详实的证据来证明原告专利权的无效。他们认为证明专利无效和专利不侵权的证明标准是不相同的，证明无效和证明专利不侵权两者是分开的。在证明无效的场合下，法院要审查原告、被告方的专家证言，看哪一方的证据具有优势地位，当法院认为原被告的证据优势很难以权衡时，会考虑美国专利商标局的意见，因为法院相信美国专利商标局是一个居中者，其意见比原被告的观点更加客观。可以这样理解，当被告被控相同侵权时，如果被告主张实施的是现有技术，为了挣脱原告的专利权的保护范围，被告付出的代价必须是证明原告的专利无效，而且还要达到证明无效所要求的优势证据标准，从根基上否定原告的专利权。在相同侵权情况下不允许现有技术抗辩，必须首先对专利的有效性进行判断。美国此种制度的设置赖以生存的环境是法院有权审理专利的有效性。
当专利权人依据等同原则主张侵权时，法院采取假想权利的要求的规则将被控的技术排除在权利要求之外，也就是说通过假想权利要求规则来判断是否被控的技术落入了权利要求的保护范围，假想权利要求实际上就是采取的一种手段，借以判断被控的技术是否落入了专利权利要求的保护范围，而是否构成侵权最终还是落脚在被控的技术是否落入了等同原则下，专利权利要求的范围，判断最终还是界定在被控技术和专利权利要求之间进行比较，其逻辑和相同侵权的逻辑是一样的。只是在这个逻辑之前有一个前置的帮助手段，这个帮助手段就是假想权利要求规则。具体来讲假想权利要求，就是首先假想一个足以在字面上的包含被控技术的权利要求，然后判断该假想的权利要求相对于现有技术是否具有进步性，并且该进步性足以使得美国专利商标局批准该假想的权利要求。如果通过假想对比后发现不能授权，那么就不能认定为被控的技术落入了等同原则下专利权利的保护范围，被控技术侵权不成立。我们可以这样来理解假想权利要求规则，实际上是在对等同原则的一个限制，其目的在于防止专利权利人依照等同原则过度地扩大保护范围。所以在等同侵权的场合下，法院在判断侵权的情况下，原告会尽量想把专利权解释扩大化，而这个扩大的范围是有界限的。他的界限在于不能把相对现有技术不具备进步性的技术纳入专利权利保护范围之内。从某种意义上讲，假想权利要求规则和禁止反悔原则、以及反等同原则（reverse doctrine of equivalents）的功能是一样的，均是限制等同原则的不当扩张，而不是对权利要求本身的否定，更不是对专利权效力的否定。由于假想权利规则并非在相同侵权情况下使用，因此更直接地说，假想权利规则不会对权力要求本身产生任何影响。假想权利规则所限制的部分仅仅在于权利要求解释过程中的扩张部分。
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